注册商标使用许可合同纠纷案判决

北京市第二中级人民法院
民事判决书
(2007)二中民初字第11454号

原告北京步步高服装有限公司,住所地北京市密云县檀营乡政府院内。
法定代表人宋长生,董事长。
委托代理人张宏伟,北京市智汇律师事务所律师。
委托代理人林晓玉,北京智汇律师事务所律师

被告陈长江,男,汉族,1970年10月29日出生,商人,住(略)。
委托代理人林栋梁,男,汉族,1967年6月14日出生,福建省奥维商标知识产权事务所有限公司总经理,住(略)。
委托代理人何美华,男,汉族,1982年11月15日出生,福建省奥维商标知识产权事务所有限公司工作人员,住(略)。
原告北京步步高服装有限公司(以下简称步步高公司)诉被告陈长江商标许可使用合同纠纷一案,本院于2007年7月12日受理后,本院依法组成合议庭进行审理。被告陈长江于答辩期内提出管辖权异议,本院于2007年8月10日作出裁定,驳回被告陈长江提出的管辖权异议。被告陈长江不服该裁定,向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院于2007年10月10日裁定驳回上诉,维持原裁定。本院于2007年11月2日公开开庭进行了审理。原告步步高公司的法定代表人宋长生、委托代理人张宏伟、被告陈长江的委托代理人林栋梁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告步步高公司起诉称:
被告陈长江答辩称:
本院经审理查明:经国家工商行政管理局工商局核准,1998年4月21日,步步高公司注册了“步步高”文字与图形组合商标,商标注册证号为第1169949号,核定使用商品为第25类足球鞋、旅游鞋、皮鞋、运动鞋等,注册有效期限截止至2008年4月20日。
2006年5月1 4日,步步高公司与陈长江签订《注册商标使用许可合同》,主要内容包括:步步高公司许可陈长江在第25类商品上独占性使用第1169949号注册商标,许可使用期限自2006年5月14日至2009年5月14日。陈长江给付步步高公司商标许可使用费共计60万元,具体支付方式为:陈长江分别于2006年5月16日、2007年5月16日和2008年5月16日分别向步步高公司支付许可使用费各10万元;如果本合同期满后,陈长江能够成立福建晋江步步高鞋业有限公司,则在步步高公司无偿将涉案注册商标转让给该公司后,由陈长江一次性向步步高公司支付许可费余款30万元;如果由于陈长江的原因致使福建晋江步步高鞋业有限公司不能成立,则陈长江需于本合同期满后一个月内向步步高公司支付余款30万元。在许可使用期限内陈长江有权授权其他企业为其生产加工,并有权在全国市场销售使用上述注册商标的商品;陈长江必须在产品上标明生产厂家、厂址,并依法使用上述注册商标;步步高公司负责在全国市场打击侵犯涉案注册商标专用权的行为,陈长江应予以配合。陈长江应保证使用涉案注册商标的商品的质量。如步步高公司违约,则除返还陈长江已交付的使用费外,还应支付违约金30万元并免费许可陈长江使用涉案注册商标;如果陈长江违约,(提前解除合同)除向步步高公司支付60万元商标许可使用费外,还需支付违约金60万元。就上述违约条款的约定,步步高公司认为应当理解为只要陈长江违约,就应当承担上述违约责任,“提前解除合同”只是列举的违约情形的一例;陈长江认为应当理解为仅仅在其提前解除合同的情形下,才适用上述违约责任。 

同日,步步高公司向陈长江提供了步步高公司委托李林樾全权办理注册商标使用许可合同事宜的授权委托书、商标使用许可的授权书、步步高公司营业执照复印件、涉案商标注册证复印件等文件。陈长江主张步步高公司应当给付其商标注册证原件或者经公证的复印件,并办理涉案注册商标许可合同的备案手续。步步高公司认可没有办理涉案注册商标使用许可合同的备案,但主张系因为陈长江没有要求备案。
2006年5月16日,陈长江委托步步高公司授权福建省飘王体育用品有限公司生产、销售“步步高”运动鞋系列。
合同签订后,陈长江如约交付首次使用费10万元。陈长江主张其于2007年5月发现涉案注册商标有被查封、冻结的情况,在向步步高公司询问未果的情况下,于2007年5月8日致函泉州市名牌研究会,要求该会帮忙与步步高公司沟通有关第二笔商标许可使用费的具体汇款方式等相关问题。该会委派曾文彦与步步高公司李林樾联系,李林樾于2007年5月30日下午,先后将步步高公司帐号和步步高公司法定代表人个人银行卡号以手机短信的方式发送给曾文彦。陈长江主张曾文彦于2007年6月18日将上述信息转告他本人,并告知李林樾同意其先支付8万元,余款2万元待步步高公司办完涉案注册商标许可使用合同的备案手续后再支付,遂于6月20日将8万元汇入步步高公司法定代表人个人银行卡号。步步高公司认可收到上述8万元汇款。
2007年8月10日,步步高公司在石家庄华北鞋城G区3排8号以80元的价格购买到“步步高”运动鞋一双,并索取了飘王体育用品有限公司的销售小票一张,小票左下部印有陈长江的姓名以及手机号等信息。该鞋的包装袋、包装盒正面、鞋内垫及吊牌处均使用了“步步高”字样和“D”图形,包装袋、包装盒上还标注有“高峰运动:勇登高峰”字样,包装盒底部、侧面和吊牌上均注明:北京步步高服装有限公司(监制);制造商:福建省飘王体育用品有限公司。
2007年11月5日,步步高公司在沧州市站前鞋类批发市场188号门市以80元的价格购买“步步高”运动鞋一双,索取步步高运动休闲鞋发货清单一张,并由该门市经营者崔亮提供了福建省飘王体育用品有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、授权委托书、进货小票等文件。该鞋的包装袋、包装盒正面、鞋内垫及吊牌处均使用了“步步高”字样和“D”图形,包装袋、包装盒上还标注有“高峰运动:勇登高峰”字样,包装盒底部、侧面和吊牌上均注明:北京步步高服装有限公司(监制);制造商:福建省飘王体育用品有限公司。
陈长江以步步高公司上述两次购买“步步高”运动鞋均未采取公证形式购买为由,对其真实性不予认可,认为不能证明系陈长江所销售。陈长江主张其销售的运动鞋完全是按照涉案注册商标规范使用的,并于2007年11月6日通过邮寄方式向法院提供福建省飘王体育用品有限公司生产、并由其销售的“步步高”运动鞋两双,两双鞋的包装袋、包装盒正面、侧面、鞋的内垫、舌头?、吊牌处使用的“步步高”文字及图形组合标识与涉案“步步高”文字及图形组合商标相同。步步高公司指出虽然上述两双鞋并未标明生产日期,但是认可系陈长江所销售的产品,但是认为不能证明是陈长江销售的唯一的产品,不能排除步步高公司购买的涉案产品亦为陈长江所销售。
2007年11月12日,河北省沧州市工商行政管理局新华分局的工作人员就沧州市站前鞋类批发市场188号门市经营者崔亮销售步步高运动鞋的情况进行了询问,崔亮认可其于2007年11月1日从石家庄市华北鞋城G区3排8号陈长江处购进步步高运动鞋一件计12双,并于2007年11月5日以80元的价格销售了一双。
另查,2005年3月31日,沧州市运河区人民法院对步步高公司涉案注册商标予以查封,禁止查封期间转让、转借涉案商标,2006年8月24日解封,翌日,北京市朝阳区人民法院对涉案注册商标予以查封,禁止查封期间转让、转借涉案商标。2006年8月31日,北京市朝阳区人民法院应相关债权人的申请,准许步步高公司将被查封的商标许可他人使用,用相关收益偿还相关债务。2007年5月10日涉案注册商标予以解封。陈长江主张在签订涉案注册商标使用许可合同以及合同履行的过程中,步步高公司始终对其隐瞒了涉案商标的上述权利瑕疵,具有主观过错。
另, 2007年9月5日,陈长江公证登录三七二一网站,下载关于步步高鞋业有限公司的企业名片页面,其中包括该公司产品为“步步高运动鞋”系列等内容;同日,陈长江公证登录香港步步高鞋业集团网站,下载“公司介绍”等相关页面; 2007年8月28日和9月26日,陈长江先后以特快专递方式向步步高公司邮寄函件,告知存在相关侵犯涉案注册商标专用权的行为,催告步步高公司履行打假义务,并催告办理涉案商标许可使用合同备案。陈长江于2007年9月购买了涉嫌侵犯涉案注册商标专用权的相关产品,主张涉案注册商标存在大量侵权事实,而步步高公司怠于履行维权打假义务,违约在先。对此,步步高公司主张其曾于2004年8月16日委托相关机构对涉案“步步高”注册商标提供商标监测,并于2007年8月委托北京世纪京天知识产权代理有限公司对侵犯步步高注册商标专用权的情况和保护方案进行整体分析,并已经于2006年6月7日对“必克步步高”等四个商标向国家商标局商标评审委员会提出了异议和争议的申请。其已经积极履行了维权打假义务。
另查,陈长江于2005年3月23日申请注册“运动步步高”文字商标,现未被核准注册;福建省飘王体育用品有限公司的法定代表人陈长光曾于2003年10月20日申请注册“D”图形商标,该商标标识与步步高公司提供的陈长江销售的鞋产品上使用的“D”图形标识相同,该商标未被核准注册;又于2006年5月16日申请注册“D”图形及“高峰运动?勇登高峰”文字组合商标,尚未被核准注册;从2001年到2007年,有多人注册含有“步步高”字样的文字和文字图形组合商标;步步高公司主张陈长江曾于2006年初因销售涉嫌侵犯步步高公司涉案注册商标专用权的商品,被相关工商行政管理部门查处,后步步高公司与陈长江和解,达成涉案注册商标使用许可合同。
以上事实有注册商标使用许可合同、陈长江委托步步高公司授权福建省飘王体育用品有限公司生产销售“步步高”运动鞋系列的委托书、银行个人业务凭证、相关购物小票、“步步高”运动鞋实物、公证书、当事人陈述等在案佐证。
本院认为:原告步步高公司与被告陈长江签订的涉案注册商标使用许可合同系双方当事人的真实意思表示,内容亦不违反法律和法规的相关规定,合同合法有效,双方均应依约履行相关合同义务。
本案原告步步高公司指控被告陈长江的违约行为如下:一是迟延给付第二期注册商标许可使用费;二是未经许可,在产品上标注“北京步步高服装有限公司监制”;三是在产品上擅自改变原告涉案注册商标图形和文字;四是在超越许可使用范围的休闲鞋上使用注册商标。
案件受理费14700元,由?负担?元(已交纳),由?负担?元(于本判决生效之日起7日内交纳)。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市高级人民法院。

审 判 长  何 暄
代理审判员    葛 红
代理审判员 周晓冰

二OO七 年 十一 月 二十 日

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